특허요건중 산업상이용가능성과 성립성에 대하여 설명해주세요!!!

질문에 대한 답변할 내용이 만만치 않네요...^^

 

특허요건은....특허법 제29조에서 설명하고 있는데....신규성, 진보성, 산업상이용성 등...

 

제가 시험공부할때 정리해 놓은 내용으로, "특허법 해설서"중 천효남 변리사님 저서의 내용을 많이 참고 하였습니다..

 

 본 내용은 서, 본, 결로 구성되어 있습니다......

 

도움이 되시길....

 

 

****** 特許要件 

Ⅰ 序 言

특허출원한 발명이 특허를 받기 위해서는 특허법에서 정한 소정의 요건, 즉 특허요건을 충족하여야 한다.

 

우리 특허법은 특허요건을 법 제29조에서 규정하고 있는데 이를 발명이 특허를 받기위한 실체적 요건 또는 적극적 요건이라 한다.

본고에서는 실체적 요건인 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성과 확대된 선원에 대하여 설명하고자 한다.

(♧ 특허요건은 출원인이 갖출 주체적 요건, 발명이 갖출 신체적 요건 및 출원절차상 요구되는 절차적 요건으로 나눌 수 있다. ♧)

Ⅱ 發明의 成立性

1. 意義

 

(발명의 성립성이라함은 특허출원한 발명이 발명으로서의 요건을 갖추고 있느냐 여부를 말하는 것으로) 발명의 성립성 여부는 특허법 제2조에서 규정한 발명의 정의요건을 충족하느냐 여부에 귀착된다.

따라서 (특허출원한 발명은 무엇보다도 먼저) “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이여야 한다.

2. 발명의 성립요건(성립성 판단)

특허출원한 발명이 발명의 성립요건을 갖추었는지 여부의 판단은 당해 특허출원에 대한 실체심사단계에서 한다.

발명의 성립요건 판단 중 자연법칙 이용 여부, 기술적사상 및 창작성 여부 이외의 고도성 판단은 “발명의 진보성에서 판단한다."(특허청 심사일반기준)

1) 自然法則을 利用한 技術的 思想

이는 자연계 존재하는 현상이나 이치를 이용하여,

특정한 목적을 달성하려는,

기술에 관한 사상(idea) 체계 즉 합리적으로 이루어진 사상을 말하며, 구체성을 띄어야 한다.

(① 자연법칙 자체는 성립이 안된다(예 : 만류인력 법칙, 에너지 보존법칙)

② 일정한 확실성을 가지고 반복가능성이 있어야 한다.

③ 기술적 사상이라함은 객관적 사상으로 어느정도의 구체성이 요구되며 반드시 현재 실시 가능한 수준의 요구가 아닌 가까운 장래의 가능성이 있으면 족하다.)

2) 창작성

창작이라 함은 새로운 사실을 만들어낸 것을 말하며, 모방에 대응되는 개념으로 자명하지 아니한 것을 요구한다.

3) 고도성

고도성이란 발명이 속하는 분야에서 통상의 기술수준에 있는 자에 대하여 자명하지 아니한 것으로 창작수준이 높은 것을 말하며 고도성은 발명과 고안을 구분하는데 그 의의가 있으며, (구체적․개별적으로 판단되어야 한다.)

3. 성립성 판단 기준

1) 시기적 기준

발명의 성립성 여부의 판단시점은 출원시를 기준으로 한다.

(♧ 발명의 성립성 판단시기에 대하여는 발명자 스스로 발명을 완성했다고 확신을 가진 때를 기준으로 하는 입장인 주관설과 발명이 완성되었음을 객관적으로 표시된 때를 기준으로 하는 입장인 객관설이 있으나 객관설이 통설이다. ♧)

2) 실체적 기준

발명의 성립성 판단은 ① 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서․도면을 참작하여 ② 특허청구범위에 기재된 사항을 근거로 판단한다.

4. 발명으로 성립될 수 없는 발명

① 자연법칙 자체인 발명

② 자연법칙을 이용하지 않은 발명

③ 자연법칙을 일부만 이용한 발명

④ 자연법칙에 위반되는 발명

⑤ 단순한 발견

⑥ 미완성발명 등은 발명으로서 성립될 수 없다.

5. 발명의 성립성에 위반된 경우

발명의 성립성요건을 충족시키지 못할 경우로서 고도성을 제외하고는 특허법 제29조 제1항 본문위반을 이유로 거절하며 심사실무에서는 법 제29조 제2항에 진보성 위반이유로 거절한다.

Ⅲ 산업상 이용 가능성

1. 의 의

산업상 이용가능성이란 그 발명이 실제산업에 활용될 수 있느냐의 문제로서 특허법 제1조인 “발명을 보호․장려하여 산업발전에 이바지 함”을 목적으로함을 결함으로서 산업상 이용가능성이 없는 발명은 특허대상에서 제외된다.

2. 산업의 범위

특허법상 산업에 대하여 별도로 규정한 바가 없으나 일반적으로 파리협약에서 규정한 범위로 이해한다.

산업이란 공업, 광업, 농업, 수산업 등 생산업을 의미한다.  그러나 은행업, 보험업, 의료업 등 서비스업은 산업에 포함되지 않는 것으로 이해하며,

인간을 수술․치료하거나 진단하는 방법의 발명 등의 의료행위, 진료방법, 치료방법 등의 의료업은 산업상 이용할 수 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없다.

♧ 그러나, 사람을 제외한 다세포동물에 간한 발명은 특허성이 인정되며, 인간으로부터 채취한것(혈액, 소변) 등을 처리하는 방법, 이들을 분석하여 데이터를 수집하는 방법 등은 발명으로 취급한다(심사지침서)

3. 산업상 이용 가능성

산업상 이용 가능성이란 그 발명이 실제산업에 이용되고 실시되는 것을 의미하는데 지금 당장 이용되고 있지 않는다 하더라도 향후 이용될 가능성(장래 이용성)이 있으면 족하다.

또한 산업상 이용가능성은 반드시 경제성을 의미하지 않는다.(발명이 산업상 이용할 수 있다는 것은 그 발명을 실시하여 경제적 이익을 얻을 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다.)

여기서 산업상 이용가능성이 있는 발명은 발명의 확실성과 반복성이 있어야 한다. (♧반복성이 없는 발명의 대표적 예는 무한동력을 전제로한 무한동력장치라 할 수 있다.♧)

4. 산업상 이용 가능성이 없는 발명

반복생산이 불가능한 발명, 의료행위에 관한 발명 등 산업상 이용할 수 없는 발명은 특허법 제29조 제1항 본문 규정 위반을 이유로 당해출원은 거절되며 특허된 경우라도 무효사유가 된다.

Ⅳ 발명의 신규성

1. 의 의

발명의 신규성이라 함은 발명이 사회일반에 알려지지 않음을 의미한다.(출원발명이 공지기술과 동일하지 않은 새로운 기술이어야 한다는 것을 의미한다.)

특허법은 발명의 신규성을 법 제29조 제1항 각호에서 소극적으로 규정하여 이에 해당하지 않는 발명은 신규성이 있는 발명으로 규정하고 있다.

(♧특허법에서는 발명의 신규성 상실사유를 법 제29조 제1항 각호에서 한정적으로 규정하고 이에 해당되지 않는 발명은 신규성이 있는 것으로 보고 있다.♧)

(즉 “특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명” 또는 “특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 정보통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게된 발명”에 해당하지 않는 발명은 신규성이 있는 것으로 보고 있다.)

2. 신규성 판단기준 및 판단

1) 신규성 판단기준

① 시기적 기준

특허출원 발명의 신규성 판단시점은 출원日이 아닌 出願時를 의미하며 이는 시․분․초의 시각까지 고려된(를 포함하는) 개념이다.

♧ 따라서 선․후원 판단 기준이 “일”이 되는 것과는 구별된다.♧

♧분할․이중출원, 우선권주장 출원, 정당권리자의 출원 등은 출원일의 소급효과에 따라 기초출원시까지 소급되므로 예외가 된다.♧

② 장소적 기준

신규성을 상실시키는 사항의 내용에 따라 지역적 기준을 달리하는 바,  공지․공연실시(법 제29조 제1항 제1호)는 국내주의를 (국내에서 공지․공연 실시여부에 따라 판단), 간행물에의 게재 및 인터넷 등 정보통신망을 통한 공지는(법 제29조 제1항 제2호)는 국제주의를 적용하고 있다.

(♧ 따라서 외국에서의 공지․공연실시는 신규성 상실사유에 해당되지 아니하며,  공지․공연실시의 국내주의 답변확정은 공지․공연사실의 확인이나 그에 대한 입증의 어려움 때문이다. ♧)

2) 신규성 판단 

신규성판단은 출원서에 특허청구범위를 기재한 발명을 기준으로 하여 특허출원발명과 공지발명과의 동일성여부를 판단한다.

3. 신규성 喪失사유

1) 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

공지나 공연실시가 국내에서의 공지․공연실시일 것을 요한다.  따라서 특허출원한 발명(의 물건과 동일한 물건)이 이미 외국에서 공지된 물건이거나 공연실시되었다 하더라도 그 특허출원 발명은 이를 이유로 신규성을 상실하지 않는다.

① 특허출원전

특허출원전 이라함은 “특허 출원時”를 의미하여 시분초를 말한다.

② 公知된 발명

“공지”란 발명의 내용이 비밀의 해제상태에 놓여 있는 것, 공연히 알려진 것, 사회일반인에게 알려진 것을 말한다.

여기에서의 “공지된 발명”이란 특허법 제29조 제1항 제1호 후단의 “공연히 실시된 발명”과 동항 제2호 “반포된 간행물에의 기재되거나 인터넷 등 정보통신망을 통하여 공중이 이용가능하게된 발명” 이외의 사유에 의한 공지된 발명을 말한다.

 

다시말해서, 발명이 불특정인에게 공연히 알려졌거나 알려질 수 있는 상태에 놓인 발명을 말한다.

③ 공연히 실시된 발명

공연실시란 비밀이 해제된 상태에서의 실시를 의미하며

그실시에 의하여 발명이 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.

공연히 실시된 발명이란 불특정인이 알 수 있는 상태에서의 발명이 실시된 경우로서 여기서 실시개념은 특허법 제2조 제3호의 실시와 같은 개념이다.

발명이 공연실시된 발명이기 위해서는 발명의 내용이 기술적으로 이해됨을 요하는데 통상의 지식을 가진자가 그 발명사상을 기술적으로 이해하면 된다.

2) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게된 발명

반포된 간행물에 기재된 발명인 경우에는 그 간행물이 국내 또는 국외에서 간행된 것을 불문하고 공지된 발명으로 본다.

간행물이 반포된 이상 열람가능한 상태에 있으면 그 간행물에 기재된 발명은 공지된 발명이 된다.

① 반포는 사회일반에 배포를 말하며 간행물의 불특정다수인에게 열람될 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 말한다.

② 간행물이란 기계적․화학적 수단에 의하여 복제된 공개성과 정보성을 갖는 문서 및 도면, 사진 등의 정보전달 매체를 말하며 손으로 쓴 것도 배포 목적이면 간행물에 해당한다. (CD-ROM, 광디스크, 플로피디스크도 간행물로 본다)

③ 게재된 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 구성이 기재되어 있어야 하며, 사용언어는 문제가 되지 않는다.

④ 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게된 발명

2001년 개정법률에 반영된 내용으로서 인터넷 등 최근 보편적으로 활용되고 있는 정보통신망을 통해 공지된 발명도 그 기술정도를 학술지나 잡지 등의 문헌공지된 기술정보와 동일한 정보성이 있다고 판단하여 신규성이 상실된 것으로 보고 있다.

4. 신규성이 있는 것으로 보는 경우

발명출원전에 그 발명을 시험하거나 간행물에 기재되는 등으로 일반공중에 공지되는 경우(출원전 공지 발명) 원칙적으로 그 발명은 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없지만

그 신규성 상실사유가 특허법 제30조 제1항 각호에 해당하는 경우로써 법에서 정한 소정의 절차를 밟는 경우 (출원과 동시에 신규성의제 주장을 하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서를 제출할 때에는)는 신규성을 구제 받을 수 있다.

5. 신규성이 없는 발명에 대한 조치

특허출원한 발명이 신규성이 없는 경우에는 특허법 제29조 제1항 각호의 규정에 해당하여 특허출원중에는 거절이유가 되며 특허후에는 이의신청사유, 무효사유가 된다.

Ⅴ 발명의 進步性

1. 의 의

발명의 진보성이라 함은 출원발명이 종래의 공지기술(선행기술)에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 정도의 창작성이 있는 것을 말하며,

그 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 공지발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없을 정도로 발명의 내용이 고도해야한다는 것을 말한다(법 제29조 제2항)

따라서 출원발명이 신규성이 있다하여도 그 발명의 창작수준이 용이창작의 정도라면 특허를 허여할 수 없다

♧ 그 발명이 선행기술에서 용이하게 발명할 수 있는 발명인지 여부는 당해 통상의 지식을 가진 자를 기준으로 한다.

2. 제도적 취지

진보성이 있는 발명에 대해서만 특허를 받을 수 있도록함은 발명의 모방을 방지하고 창의적인 발명을 유도하기 위해서 진보성을 특허요건으로 규정하고 있다.

3. 진보성 判斷

1) 진보성 판단의 전제

진보성 판단이 요구되는 출원발명은 먼저 법 제29조 제1항의 규정의 발명의 성립성, 산업성, 신규성 등의 특허요건을 구비하여야 한다.

진보성을 판단하는 심사관은

① 자의적 재량이 아닌 객관적 타당성을

② 진보성 판단기준의 고정화를 지양하고

③ 출원인의 입장과 그 기술분야의 특수성을 고려하여 판단한다.

2) 진보성 판단은 특허출원한 발명과 공지발명과를 대비하여 발명의 목적, 구성, 효과의 3요소를 기초로하여 종래의 발명에 비하여 발명목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성을 종합하여 이들의 예측성이 있는지 여부에 따라 진보성 여부를 판단한다.

3) 진보성 판단기준

① 시기적 기준

진보성 판단은 출원시를 기준으로 한다.

따라서 특허출원시점에서 특허출원한 발명이 그때까지의 공지된 발명(출원시 기술수준)에서 용이하게 발명할 수 있는지의 여부를 판단한다.

♧ 우선권주장인 경우 최초 제1국의 출원시를 기준으로 한다. ♧

② 주체적 기준

진보성 판단은 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자(평균적 수준에 있는자)를 기준으로 판단한다.

③ 지역적 기준

국내의 당업자를 기준으로 판단한다.

④ 실체적 기준

당해 출원발명과 법 제29조 제1항 각호에 기재된 공지발명과의 대비판단으로서 출원서에 첨부된 명세서․도면에 기재된 발명을 참고로하여 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 하여 판단한다.

즉 특허청구범위에 기재된 발명이 공지발명보다 그 발명의 목적, 구성, 효과의 정도의 여하에 따라 진보성 유무를 판단한다.

4. 진보성이 없는 발명

① 공지기술의 단순한 수집 발명

②       〃          치환․전용 발명

③       〃          용도변경․한정발명

④       〃          수치․배열․재료 등의 변경이나 한정발명 등은

 진보성이 없는 발명 들이다.

5. 위반의 효과

신규성을 상실한 발명은 특허출원중에는 거절이유가 되며, 착오로 특허된 경우에는 이의신청이유, 무효사유가 된다.

Ⅵ 확대된 선원(법 제29조 제3항)

1. 의 의

특허출원한 발명이 선원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명(고안)과 동일한 것인 경우에 있어서

당해 특허출원 후에 그 선원이 출원공개 또는 등록공고된 때에는 당해 특허출원발명은 특허를 받을 수 없다.  이것을 확대된 범위의 선원의 적용이라 한다.

♧ 확대된 선원주의란 본래의 선원주의의 확대적 운용으로서 특허출원발명이 그 이전에 된 타인의 특허출원 또는 실용신안등록출원의 최초명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일할 경우 선출원의 발명(고안) 공표를 전제로 그 후출원발명이 다른 특허요건을 갖추고 있다 하더라도 거절하게 하는 원칙을 말한다.

2. 제도적 취지

선출원자를 확대 보호함은 물론 선출원의 특허청구범위를 보정할 수 있는  최대범위인 출원 당초의 명세서 또는 도면 전체에 선원범위를 넓혀 줌으로써 심사청구제도 운용상 발생되는 모순과 폐단을 시정하기 위하여 도입된 제도이다..

3. 적용요건

1) 당해 특허출원이 타특허출원 또는 실용신안등록출원 후일 것

이때 선․후원관계의 판단은 日이 기준이 된다.

2) 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원공개나 등록공개가 당해 특허출원 후일 것

타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원공개나 등록공개가 당해 출원 전일 경우에는 법 제29조 제1항 2호(특허출원 전에 국내․외에 반포된 간행물에 기재된 발명)가 적용된다.

3) (확대된 선원의 범위가 주어지는 범위는) 출원 당시에 첨부된 명세서․도면에 기재된 것일 것

요지변경된 특허발명은 확대된 선원의 자격이 없다.

4. 적용 시기

 후출원이 거절되는 시기는 선출원이 출원공개 또는 등록공고 되어야 한다. 출원공개후에는 선출원이 취하, 포기, 무효 등 출원계속이 종료되어도 후원을 거절함에는 변함없다.

5. 적용 예외

발명자․고안자가 동일한 경우와 출원인이 동일한 경우 및 분할출원․이중출원의 경우에는 본항의 적용이 배제된다.

6. 국제특허출원의 경우

1) 적용시기는 “국내에서의 출원공개 또는 국제사무국에 의한 국제공개시기”를 기준으로 하여 적용된다.

2) 확대된 선원의 적용범위는 국제특허출원일에 제출한 국제출원의 명세서․청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안에 한한다.

Ⅶ 선원범위의 확대규정 위반의 법적효과

출원발명은 상기의 실체적 요건중 어느 한가지라도 흠결이 있으면 출원단계에서는 거절이유 및 정보제공사유가 되며, 등록공고되면 이의신청사유가 되고, 등록 후에는 무료사유가 된다.

Ⅷ 結語

특허요건은 이상과 같이 다양한 바 특허를 받기 위해서는 그 요건충족이 요구된다.  그러므로 출원전에 특허요건의 위반여부를 면밀히 검토하여 흠결없는 출원이 되도록 유의하여야 하며, 출원 후 특허요건에 위반된 사항을 발견한 경우에는 적절한 보정을 통하여 그 위반사항의 해소가 요구되며, 특허후에는 정정허용범위내에서 정정청구로서 그 흠결을 치유하여야 한다.

 

 

이정도면 답변이 되지 않을까요........^^