안녕하세요, 대전 세종 지방 중소벤처기업청 비즈니스지원단 장용석 변리사입니다.
문의하신 내용에 대해 아래와 같이 답변드리되, 이하의 내용은 제 개인적인 소견이오니 참고만 해주시기 바랍니다.
타인의 저작권과 관련하여, 대법원 2001. 11. 27. 선고 98후2962 판결에 의하면,
『위 연합상표의 전용사용권자인 위 소외인은 이 건 심판청구일인 1997. 4. 7. 이전 3년 내에 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 바지에 대하여 위 연합상표와 동일성이 인정되는 상표인 실사용상표를 국내에서 사용하였다고 보고, 이어서 원고의 주장과 같이 원고가 이 사건 등록상표의 등록출원일 전인 1982. 4. 30. 홍콩에서 이 사건 등록상표와 동일하고 위 연합상표와 거의 동일한 형태의 도형을 창작하여 이에 대한 저작권을 취득하였고 이러한 저작물이 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정된 저작권법에 의하여 우리 나라에서 소급하여 보호됨으로써 피고가 1996. 7. 1.부터 이 사건 등록상표나 위 연합상표를 사용하려면 저작권자인 원고의 동의를 얻어야만 한다고 하더라도, 피고가 1996. 7. 1. 이후에 원고로부터 동의를 받지 아니하고 위 연합상표 또는 이와 동일성 범주 내의 실사용상표를 사용한 것이 원고에 대한 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고 (이하 생략)』 라는 취지로 판시한 바 있습니다.
* 위의 98후2962 판결에 의하면, 타인이 창작한 도형 등의 저작권을 질문자님께서 동의없이 사용하실 경우에는 저작권 침해에 해당될 수도 있습니다.
타인의 상표권과 관련하여, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결에 의하면,
『타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다』 고 판시하였습니다.
* 위의 2011다18802 판결에 의하면, 질문자님께서 카달로그 제작 시 타인의 등록상표를 사용하시는 것은 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니기 때문에 상표의 사용으로 인식될 수 없고, 이에 따라 타인의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없는 것으로 판단될 수 있습니다.
하지만 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 질문자님의 등록상표 사용 의도와 사용경위 등을 종합하여 등록상표의 상표권자와의 관계에서 다툼이 있을 수 있으며, 경우에 따라서는 질문자님의 등록상표 사용이 타인의 상표권을 침해하는 것으로 판단될 여지도 있습니다.
* 따라서, 타인의 저작권 내지 상표권 침해로부터 안전하게 벗어나기 위해서는, 타인의 브랜드를 넣은 카달로그 제작을 피하시는 것이 바람직하다고 할 것입니다.
추가로 궁금하신 사항은 대전 세종 지방 중소벤처기업청 비즈니스지원단 (042) 865-6181~3 또는 (042) 368-3838로 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.
