특허권 관련 질문

선출원이 공개되먼 후출원은 거절됩니다.

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다만 실무적으로는 중요하지 않아요.

문앤파트너특허법률의 문춘오 변리사입니다.

저희 답변이 도움이 되기를 바랍니다.​

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​특허 출원한 날부터 1년 6개월이 되는 날에 출원 내용을 대중들에게 공개한다고 들었는데요

그럼 한 사람이 먼저 특허 출원하고 1년 6개월이 되기 전에 같은 특허를 출원하고자 하는 다른 사람이 또 나오면 어떻게 되나요?

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​= 선출원의 출원일로부터 1년 6개월 이전에 동일한 발명에 대해서 타인이 특허출원(후출원)을 하더라도 선출원의 존재로 인하여 후출원은 특허를 받을 수 없습니다.

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즉, 우리 특허법은 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에 먼저 특허출원한 자에게 특허를 부여하고 있습니다. 이를 "선출원주의"라고 합니다.

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동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있습니다(특허법 36조 1항).

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여기서 발명이 동일하다는 것은 '청구범위'에 기재된 발명이 동일하다는 것을 말합니다. 즉, 선출원과 후출원의 "청구범위"에 기재된 발명이 실질적으로 동일하면 선출원주의가 적용됩니다.

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구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 답변확정하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결) ​​

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감사합니다.

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문앤파트너특허법률

'특허는 어떻게 돈이 되는가' '미래특허 119' 저자

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안녕하세요, 대전 세종 지방 중소벤처기업청 비즈니스지원단 장용석 변리사입니다.

문의하신 내용에 대해 답변 말씀드립니다.

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특허법 제29조 제3항은 '확대된 선출원주의'로 불리는 특허요건으로서, 이는 다음과 같습니다.

『특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것

2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것』

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이 규정을 사안에 적용해보면,

사안에서 먼저 이루어진 특허출원을 A출원이라 하고, 나중에 이루어진 특허출원을 B출원이라 했을 때,

1. B출원일 전에 A출원이 이루어졌고,

2. B출원 후 A출원이 출원공개(즉, A출원은 출원 후 1년 6개월이 지난 후 강제 공개됨)될 것이기 때문에,

A출원이 출원공개되면, B출원에는 특허법 제29조 제3항에 따른 거절이유가 존재하게 됩니다.

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한편, 특허법 제36조 제1항에 의하면, 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있습니다.

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이 규정을 사안에 적용해보면,

사안에서 먼저 이루어진 특허출원을 A출원이라 하고, 나중에 이루어진 특허출원을 B출원이라 했을 때,

오직 A출원을 한 자만이 특허를 받을 수 있으며, B출원에는 특허법 제36조 제1항에 따른 거절이유가 존재하게 됩니다.

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즉, 사안의 경우, B출원에는 특허법 제29조 제3항의 거절이유 & 특허법 제36조 제1항의 거절이유가 존재할 수 있으며,

B출원을 한 자는 특허법 제29조 제3항의 거절이유 & 특허법 제36조 제1항의 거절이유를 해소할 수 있어야만 B출원 발명에 대하여 특허등록을 받을 수 있고,

B출원을 한 자가 특허법 제29조 제3항의 거절이유 & 특허법 제36조 제1항의 거절이유 중 어느 하나라도 해소하지 못할 경우에는 B출원 발명에 대하여 특허등록을 받을 수 없습니다.

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추가로 궁금하신 사항이 있으시다면 대전 세종 지방 중소벤처기업청 비즈니스지원단 (042) 865-6181~3 또는 (042) 368-3838로 연락주시기 바랍니다.

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감사합니다.